Jak legalnie korzystać z cudzego znaku towarowego? Wyczerpanie prawa i licencja

Monopol na korzystanie ze znaku towarowego ma jego właściciel – uprawniony z prawa ochronnego. W obrocie gospodarczym są jednak sytuacje, gdy znakiem towarowym mogą posłużyć się również inne osoby. Podstawą dla takiego użycia może być wyczerpanie prawa do znaku towarowego lub udzielona licencja.

Uprawnienia właściciela znaku towarowego

Właściciel znaku towarowego ma wyłączne prawo do używania go. Prawo to obowiązuje przez okres 10 lat, który to można przedłużać o kolejne 10-letnie okresy. Uprawnienie to obowiązuje również na terenie, na którym zastrzeżono znak towarowy.

Może zainteresować Cię również wpis pt. „5 korzyści z rejestracji znaku towarowego”

Używanie znaku towarowego może polegać m.in. na:

• umieszczaniu znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach,
• oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu towarów opatrzonych znakiem, ich imporcie lub eksporcie
• składowaniu towarów opatrzonych znakiem w celu oferowania i wprowadzania do obrotu,
• oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem;
• umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług
• posługiwaniu się znakiem w celu reklamy.

Więcej o używaniu znaku towarowego możesz przeczytać we wpisie pt. „Masz znak towarowy? To go używaj!”

Wyczerpanie prawa do znaku towarowego

W pewnych okolicznościach możesz posługiwać się cudzym znakiem towarowym bez zgody jego właściciela.

Jeżeli nabyłeś towar opatrzony znakiem towarowym, a następnie chcesz go sprzedać, to nie potrzebujesz zgody uprawnionego na takie działanie. Pod warunkiem, że doszło do wyczerpania prawa do znaku towarowego.

Wyczerpanie prawa do znaku towarowego oznacza, że w przypadku nabycia produktu opatrzonego danym znakiem towarowym, wygasają prawa właściciela do znaku towarowego względem konkretnego egzemplarza produktu, który nabyłeś.

Uprawnienia właściciela znaku towarowego są ograniczone bowiem tylko do pierwszego wprowadzenia danego towaru na rynek. A następnie wygasają, przez co uprawniony traci prawo kontroli nad dalszą dystrybucją takich towarów.

Wyczerpanie prawa, czyli ograniczenie monopolu właściciela znaku towarowego, umożliwia swobodny obrót towarami na rynku.

Do wyczerpania prawa dochodzi po spełnieniu następujących przesłanek:

• towar ten został uprzednio wprowadzony do obrotu,
• wprowadzenie do obrotu miało miejsce na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
• towar został wprowadzony do obrotu przez uprawnionego ze znaku towarowego lub za jego zgodą.

1. wprowadzenie do obrotu

Dla wprowadzenia towaru do obrotu niezbędne jest aby doszło nie tylko do przeniesienia własności produktu, ale także do wydania tego towaru. Zaś wyczerpanie prawa następuje w stosunku do konkretnych egzemplarzy towarów wprowadzonych do obrotu.

2. wprowadzenie przez uprawnionego lub jego zgoda

Właścicielowi znaku towarowego przysługuje uprawnienie do decydowania o tym, kiedy po raz pierwszy wprowadzi do obrotu towar opatrzony znakiem towarowym, do którego przysługują mu prawa.

Towar może wprowadzić do obrotu bezpośrednio właściciel znaku towarowego albo inny podmiot za zgodą właściciela, na przykład na podstawie umowy licencyjnej.

Nie dojdzie do wprowadzenia do obrotu za zgodą w przypadku kradzieży towaru.

Jedna z głośniejszych spraw dotyczyła oferowania do sprzedaży testerów perfum. Coty Prestige Lancaster Group GmbH udostępniała dystrybutorom próbki perfum określane testerem. W umowach z dystrybutorami Coty Prestge zastrzegło, że testery są jedynie udostępnione dystrybutorom, a ich właścicielem pozostaje Coty Prestige. Co więcej, testery miały oznaczenia, iż nie są przeznaczone do sprzedaży. Dodatkowo chodziło o testery, które zostały udostępnione dystrybutorowi w Singapurze, a które następnie bez wiedzy Coty Prestige były oferowane w Niemczech. Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 3 czerwca 2010 r. w sprawie C-127/09 potwierdził, że w przypadku testerów nie doszło do wyczerpania prawa.

3. wyczerpanie prawa na danym terytorium

Wyczerpanie prawa nastąpi, jeżeli towar wprowadzono do obrotu przez właściciela znaku lub za jego zgodą na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. EOG to obszar Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein.

Jeżeli zatem nabyłeś towar, który został wprowadzony do choćby jednego z ww. krajów, to możesz go dalej odsprzedać na terenie wszystkich państw należących do EOG, bez zgody właściciela prawa ochronnego.

Nie dojdzie jednak do wyczerpania prawa, jeżeli nabyłeś produkt, który został wprowadzony na rynek w Stanach Zjednoczonych lub Chinach. W takim przypadku nie doszło bowiem do wprowadzenia tego konkretnego produktu przez właściciela lub za jego zgodą do obrotu na terenie EOG.

Sprzeciw właściciela znaku towarowego

W uzasadnionych przypadkach, nawet pomimo wyczerpania prawa, właściciel znaku może się sprzeciwić dalszej dystrybucji towaru.

Chodzi tu w szczególności o sytuacje, jeżeli po wprowadzeniu do obrotu zmieni się lub pogorszy stan towarów. Przykładowo, gdy podczas transportu ulegną uszkodzeniu opakowania produktów, poprzez np. ich zgniecenie, co wpłynie istotnie na estetyczny odbiór towaru. Albo gdy minął termin przydatności do spożycia, a produkty spożywcze dalej są oferowane do nabycia. W istotny sposób oznacza to pogorszenie jakości towaru.

Przez zmianę stanu towaru należy zatem rozumieć każde pogorszenie, które może wpływać negatywnie na towar lub na postrzeganie znaku towarowego, w tym renomę.

Cudzy znak towarowy w reklamie

Korzystanie z cudzego znaku towarowego jest możliwe pod warunkiem, że nie wywołuje w odbiorcach nieprawdziwego przekonania, że występuje powiązanie gospodarcze pomiędzy korzystającym ze znaku a jego właścicielem.

Istotne znaczenie miał spór pomiędzy spółką Bayerische Motorenwerke AG (BMW) i spółką BMW Nederland BV a właścicielem warsztatu samochodowego i autokomisu. Spór dotyczył reklam warsztatu informujących o sprzedaży używanych samochodów BMW oraz napraw i przeglądów samochodów tej marki. Zawierały w sobie takie hasła jak „Naprawy i konserwacja BMW”, „Ekspert od BMW” lub „specjalizujący się w BMW”. Mogły zatem sprawiać wrażenie, że właściciel warsztatu jest autoryzowanym dealerem BMW. Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 23 lutego 1999 r. C-63/97 uznał, że doszło do naruszenia praw do znaku towarowego.

Oznacza to, że cudzym znakiem towarowym możesz posługiwać się wyłącznie w celu ogólnoinformacyjnym.

Jeżeli oferujesz towary pod daną markę może być uzasadnione, abyś posługiwał się danym znakiem towarowym w celu zaprezentowania Twojej oferty.

Pamiętaj jednak, aby:

• nie eksponować nadmiernie jednego znaku towarowego spośród innych,
• nie posługiwać się określeniami, które mogłyby wskazywać na powiązania gospodarcze między Tobą a właścicielem znaku, jeżeli nie istnieją.

Jeżeli nie masz pewności czy użycie cudzego znaku towarowego jest dopuszczalne, możesz spróbować uzyskać licencję na korzystanie z danego znaku.

Licencja na korzystanie ze znaku towarowego

Korzystanie z cudzego znaku towarowego jest możliwe również w ramach licencji. Na podstawie umowy licencyjnej uprawniony ze znaku towarowego może upoważnić inną osobę do używania znaku towarowego.

Umowa licencyjna musi zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jeżeli strony nie zadbają o odpowiednią formę umowy, to jest ona nieważna.

Licencje możemy podzielić ze względu na rodzaj uprawnień licencjobiorcy:

• pełną – gdy licencjobiorca ma nieograniczoną możliwość korzystania ze znaku,
• ograniczoną – gdy licencjobiorca może korzystać ze znaku w ograniczonym zakresie.

Licencja pełna oznacza, że osoba której udzielono licencji ma taki sam zakres uprawnień jak właściciel znaku towarowego.

Ograniczenia licencji zaś mogą dotyczyć różnych aspektów, np. możliwych sposobów korzystania ze znaku, zakresu terytorialnego czy możliwości egzekwowania roszczeń przez licencjobiorcę (osobę, której udzielono licencji).

Jeżeli w umowie licencyjnej nie wprowadzono ograniczeń to przyjmuje się, że została udzielona licencja pełna.

Licencje można podzielić również na licencję:

• wyłączną – licencja na używanie znaku jest udzielona tylko jednej osobie,
• niewyłączną.

Jeżeli umowa licencyjna nie zastrzega wyłączności korzystania ze znaku towarowego, to uznaje się, że jest to licencja niewyłączna. W przypadku licencji niewyłącznej, właściciel znaku towarowego może zezwolić na używanie znaku towarowego różnym osobom – kilku licencjobiorcom.

Wyczerpanie prawa i licencja – podsumowanie

Przepisy przewidują dwie podstawowe sytuacje, w których możesz legalnie korzystać z cudzego znaku towarowego. Pierwszy to uzyskanie odpowiedniej licencji lub sprzedaż towaru, gdy doszło do wyczerpania praw właściciela znaku towarowego.

W przypadku umowy licencyjnej niezbędne jest postępowanie zgodnie z warunkami umowy. Z kolei do wyczerpania prawa dochodzi tylko w sytuacji wprowadzenia towaru do obrotu na określonym terenie. A także przez właściciela lub za jego zgodą.

Naruszenie warunków umowy lub korzystanie ze znaku, co do którego prawa nie uległy wyczerpaniu, może prowadzić do naruszenia praw właściciela znaku towarowego. W takiej sytuacji jego właścicielowi mogą przysługiwać określone roszczenia.

Jeżeli potrzebujesz konsultacji z zakresu umowy licencyjnej albo zweryfikowania możliwości posługiwania się cudzym znakiem towarowym, możesz skorzystać z mojego wsparcia.