Czerwona podeszwa butów Louboutina znakiem towarowym

Dobiegł końca jeden z najgłośniejszych sporów z zakresu znaków towarowych. Jego wynik ma istotne znaczenie nie tylko dla prawników, ale i dla branży modowej. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnął, że czerwona podeszwa butów Christiana Louboutina może zostać zarejestrowana jako znak towarowy.

 

HISTORIA CZERWONEJ PODESZWY

 

Christian Louboutin jest francuskim projektantem mody, który zaprojektował buty na obcasie znane obecnie na całym świecie, ze względu na charakterystyczną czerwoną podeszwę. Chcą uzyskać wyłączność na korzystanie z rozwiązania, które pokochały kobiety na całym świecie, projektant pod koniec 2009 roku dokonał zgłoszenia w Urzędzie Własności Intelektualnej Państw Beneluksu znaku towarowego „utworzonego z koloru czerwonego (Pantone 18‑1663TP) naniesionego na podeszwę buta zgodnie z przedstawieniem (kontur buta nie stanowi części znaku towarowego, lecz służy wyłącznie uwidocznieniu umiejscowienia znaku towarowego)”. Urząd udzielił ochrony prawnej przedstawionemu rozwiązaniu i zarejestrował znak towarowy w dniu 6 stycznia 2010 r. pod nr 0874489 dla obuwia (towary  należące do klasy 25 klasyfikacji nicejskiej). W 2013 roku dokonano zmiany zgłoszenia poprzez wskazanie, że znak towarowy jest zarejestrowany dla obuwia na wysokich obcasach.

 

GŁOŚNY SPÓR SĄDOWY

 

W 2012 roku holenderska Spółka Van Haren wypuściła na rynek nową kolekcję butów „5th Avenue by Hally Berry”, wśród których znalazły się również buty z czerwoną podeszwą. Działanie to spotkało się z reakcją Louboutina, który 2013 roku wniósł pozew o stwierdzenie naruszenia przysługującego mu prawa do znaku towarowego. Spółka Van Haren podnosiła, że znak zastrzeżony przez francuskiego projektanta powinien zostać unieważniony. Zdaniem Spółki był to dwuwymiarowy znak towarowy składającym się z kształtu towaru, a jako taki nie podlega rejestracji.

 

Sąd w Hadze uwzględnił częściowo roszczenie Louboutina. W rozstrzygnięciu wskazano, że

 

mając na względzie przedstawienie graficzne i opis spornego znaku towarowego, kolor czerwony jest nierozerwalnie związany z podeszwą buta, w związku z czym tego znaku towarowego nie można zakwalifikować jako zwykłego dwuwymiarowego graficznego znaku towarowego. Zdaniem sądu  okoliczność, że w opisie wspomnianego znaku towarowego uściślono, iż „kontur buta nie stanowi części znaku towarowego” (…) potwierdza ową ocenę, tym bardziej że zgodnie ze wspomnianym opisem kontur buta – ukazany w graficznym przedstawieniu spornego znaku towarowego – ma na celu uwidocznienie umiejscowienia tego znaku towarowego, a nie ograniczenie go do dwuwymiarowego znaku towarowego.

 

Ponadto Sąd zwrócił uwagę, że

 

czerwona podeszwa zwiększa znacznie wartość obuwia wprowadzanego do obrotu przez Christiana Louboutina w zakresie, w jakim owa kolorystyka stanowi część wyglądu tego obuwia, odgrywającą ważną rolę przy podejmowaniu decyzji o zakupie tego obuwia. (…) Christian Louboutin najpierw używał czerwonej kolorystyki podeszw ze względów estetycznych, a później zaczął postrzegać ją jako sposób identyfikacji pochodzenia i używać w charakterze znaku towarowego.

 

Z uwagi jednak, iż znak towarowy został utworzony z koloru naniesionego na podeszwę buta, co skutkowało współwystępowaniem z elementem towaru, należało ustalić czy art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95 ma zastosowanie do znaku towarowego Louboutina. Zgodnie bowiem z treścią ww. przepisu

 

1. Nie są rejestrowane, a w przypadku gdy zostały już zarejestrowane, mogą zostać uznane za nieważne:

e) oznaczenia, które składają się wyłącznie z:

(i) kształtu wynikającego z charakteru samych towarów;

(ii) kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego;

(iii) kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru;

 

Sąd w Hadze zwrócił się z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w celu ustalenia czy oznaczenie przedstawiające kolor naniesiony na podeszwę buta na wysokim obcasie  składa się wyłącznie z „kształtu” w rozumieniu ww.przepisu.

 

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO I WYROK

 

6 lutego 2018 r. Rzecznik Generalny Maciej Szpunar wydał opinię w sprawie, w której stwierdził, że

 

znak towarowy, który łączy w sobie kolor i kształt, może nie zostać dopuszczony do rejestracji lub zostać
unieważniony z powodów przewidzianych w prawie znaków towarowych Unii Europejskiej.

 

W konsekwencji zdaniem rzecznika generalnego Trybunał Sprawiedliwości UE powinien udzieli odpowiedzi, że „podstawy odmowy rejestracji lub unieważnienia prawa do znaku towarowego mogą znajdować zastosowanie do oznaczenia składającego się z kształtu towaru, w przypadku którego to oznaczenia dochodzi się przyznania ochrony dla określonego koloru.”

 

Jednakże TSUE analizując znak towarowy przedstawiający czerwoną podeszwę w sprawie C‑163/16 orzekł odmiennie wskazując w wyroku, że

 

oznaczenie przedstawiające kolor naniesiony na podeszwę buta na wysokim obcasie, takie jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, nie składa się wyłącznie z „kształtu” w rozumieniu tego przepisu.

 

W uzasadnieniu wskazano, iż „o ile jest prawdą, że kształt towaru lub części towaru odgrywa rolę przy wyodrębnieniu koloru w przestrzeni, o tyle nie można jednak stwierdzić, że oznaczenie jest tworzone przez ten kształt, gdy zgłoszenie znaku towarowego ma na celu ochronę nie tyle tego kształtu, ile jedynie zastosowania danego koloru w szczególnym umiejscowieniu na wspomnianym towarze.” TSUE wskazał również, że „w opisie tego znaku towarowego wyraźnie wskazano, że kontur buta nie stanowi części wspomnianego znaku towarowego, lecz służy wyłącznie uwidocznieniu umiejscowienia wskazanego w zgłoszeniu czerwonego koloru”.

 

Tym samym brak jest podstaw do unieważnienia znaku Louboutina na podstawie art. 3  ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95, a czerwona podeszwa jest chroniona.

 

******

Grafika pochodzi ze zgłoszenia rejestrowego znaku towarowego.